本文通过四个外观设计的无效案例，探讨对存在明显组合启示的认定思路。
文
于伟艳穆豪亮北京市永新智财律师事务所
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布鲁斯
专利法第23条第2款规定，授予专利权的外观设计与现有设计或者现有设计特征的组合相比，应当具有明显区别。根据《专利审查指南》的规定，与现有设计特征的组合相比不具有明显区别是指：现有设计与涉案专利的相应设计部分相同或者仅有细微差别，且该具体的组合手法在相同或者近似种类产品的现有设计中存在启示。也就是说，在判断涉案专利与现有设计特征的组合相比是否具有明显区别时，不仅要对比设计特征之间的差异，还要判断该具体的组合手法在现有设计中是否存在启示，具体涉及以下三个步骤[1]：
首先，需要明确什么是可以用于组合的设计特征。用于组合的设计特征应当是产品或者产品的某一部分的设计，或者是以一般消费者的眼光直接从某项设计中自然区分出来的某一部分的设计，人为划分的点、线、面显然不属于用于组合的设计特征。
其次，需要考量在涉案专利申请日前，如何能够想到将这些设计特征进行组合，从而在外观上形成一个有机的完整整体，可以用于与涉案专利进行对比，即是否存在“组合的启示”。是否存在组合启示，也应当是基于一般消费者的知识水平和认证能力来进行判断，一般消费者可以想到的即存在该启示，例如，通过将现有设计特征原样或是仅仅作一些在一般消费者能力范围内的细微变化即可直接拼合或替换形成一个完整产品，则具有组合启示；而各设计特征在组合的时候需要进行较大变化才可能使得外观上形成一个有机整体，通常被认为超过一般消费者的能力范围，且在变化过程中亦存在多种可能性，因此不存在组合启示。
最后，在组合成立的情况下，将其与涉案专利进行对比，判断二者整体视觉效果是否具有明显区别。
对于是否存在组合启示，《审查指南》规定了三种明显具有组合启示的情形，本文重点讨论前两种，即：1.将相同或者相近种类产品的多项现有设计原样或者作细微变化后进行直接拼合得到的外观设计；2.将产品外观设计的设计特征用另一项相同或者相近种类产品的设计特征原样或者作细微变化后替换得到的外观设计。在外观设计专利无效审查实践中，对于指南规定的明显存在组合启示的三种组合手法，无效请求人无需证明启示的存在，除此之外，其他组合方式的启示均需无效请求人举证证明。因此，在现有设计中是否明显存在组合启示的认定决定了请求人是否需要对此承担举证责任。本文通过四个外观设计的无效案例，探讨对存在明显组合启示的认定思路。
案例一：
专利复审委员会作出的第号无效决定涉及一款手表的外观设计，包括表头与表带两部分，表头为四瓣类似三角形的花瓣顺时针旋转排列后形成类似正方形的花朵造型，每一片花瓣上按照花瓣外轮廓的线条走势镶有一粒粒密集的方形碎钻，花朵表头的中心是圆形的表盘。具体如下图所示：
涉案专利立体图
涉案专利局部放大图
无效请求人提交的对比设计1和对比设计2如下所示，其中对比设计1为刊登在公开出版物上的手表表头的设计，对比设计2为外观设计专利文献：
对比设计1
对比设计2立体图和使用状态参考图
合议组在第号审查决定中认定，对比设计1是可与表带结合形成完整手表的表头，对比设计2本身即为表头与表带结合形成的手表，按照一般消费者对常用设计手法的了解，表头和表带是手表中相互连接的独立部件，可以分别进行替换，因此将对比设计2的表头替换为对比设计1的表头，属于明显存在组合手法的启示的情形。
本案中表头和表带是手表产品可以分离的独立的部件，一般消费者即使没有看到过涉案专利，也很容易想到用对比设计1的表头原样或作细微变化后直接替换对比设计2的表头，得到一个新的手表。
案例二：
专利复审委员会作出的第号无效决定涉及一款手表表壳的外观设计，其中表壳为圆形，表壳边缘有一圈环形的外轮廓（表圈），表圈内有钻石装饰，表圈的上下两端镶嵌有矩形的连接扣，连接扣的外端与表带连接件固定连接，连接扣表面也有钻石装饰。具体如下图所示：
涉案专利主视图涉案专利立体图无效请求人提交的对比设计1、对比设计2、对比设计4均为外观设计专利文献，具体如下所示：
对比设计1主视图
对比设计2主视图
对比设计4主视图
对于表头部分的设计，无效请求人主张以对比设计1作为最接近的对比设计，将对比设计1与对比设计2表圈覆盖有钻石的设计、对比设计4矩形连接扣覆盖有钻石的设计进行拼合。合议组在第号审查决定中认定，对比设计2与涉案专利表圈大小比例稍有不同，属于局部细微差别，对比设计4中矩形连接扣的大小与涉案专利略有不同，同样属于局部细微差别，对比设计1、2、4属于相同种类产品，将对比设计2公开的环形钻石装饰、对比设计4公开的连接扣表面的钻石装饰与对比设计1的表壳在相同位置直接拼合属于一般消费者知晓的常用设计手法，属于审查指南中关于相同种类产品的多项现有设计原样或者作细微变化后直接拼合得到的外观设计，明显存在组合手法的启示。
本案中，表圈和矩形连接扣虽然不是独立的部件，但属于以一般消费者的眼光直接能从某项设计中自然区分出来的某一部分的设计。由于在现有设计中存在只需作细微变化就可以用于直接拼合的设计特征，根据审查指南的规定，属于存在明显组合启示的情形，对此无效请求人无需举证证明。涉案专利与这些设计特征的组合相比仅有细微的差别，因此不符合专利法第23条2款的规定。
上述案例一和案例二分别属于审查指南规定的替换和直接拼合的情形。在进行组合对比判断时，一般应依上述思路，先判断设计特征之间是否存在组合启示，再将涉案专利与组合后的设计特征进行对比，但是如果涉案专利的设计特征与用于组合的相应设计特征相比存在较大差别，对整体视觉效果具有显著影响，则无需判断两者是否具有组合启示，即可直接得出涉案专利相对于现有设计特征的组合具有明显区别的结论[2]。
案例三：
专利复审委员会作出的第号无效决定涉及一款耳机的外观设计，整体分为头戴件和耳罩两部分，具体如下图所示：
无效请求人提交的对比设计1和对比设计2均为外观设计专利文献，具体如下所示：
对比设计1（左）和对比设计2（右）
无效请求人主张，涉案专利与对比设计1的头戴件和对比设计2的耳罩的组合相比不具有明显区别。合议组在第号审查决定中认定，涉案专利与对比设计1的头戴件在顶部海绵的厚度、末端的形状上均有区别，与对比设计2的耳罩在形状和厚度上也具有诸多不同点，其差别对整体视觉效果具有显著影响，因此涉案专利相对于对比设计1和对比设计2的组合具有明显区别。
本案中，涉案专利的头戴件和耳罩的设计特征与现有设计的相应设计存在较大差别，该差别足以对整体视觉效果产生显著影响，此时已无需判断是否存在组合启示，即可直接得出涉案专利相对于现有设计特征的组合具有明显区别的结论。
案例四：
专利复审委员会作出的第号无效决定涉及一款手表的外观设计，包括表头和表带两部分，其中表头呈圆形，表头正面外边缘为环形的表圈，表圈上设置有由短线和数字间隔等距排列构成的图案，两个表耳分别设置在表头主体上下的位置，两根表带分别与上下表耳相连，两根表带呈长条形，中间区域设置有均匀分布的若干密集小孔，表带两侧设置有细长边缘。具体如下图所示：
涉案专利主视图（左）和涉案专利立体图（右）
针对涉案专利表头部分的设计，无效请求人主张以证据3的表圈图案和证据8的屏幕替换证据1的相应部位，其中证据1和证据3是在互联网上公开的传统手表的设计，证据8为涉及智能手表的外观设计专利文献，具体如下所示：
证据1
证据3
证据8
第号无效决定首先认定：“屏幕和表圈都是表壳的重要组成部分，具有明确的分界线，一般消费者能够准确识别用于组合的设计特征的范围”，此为上述判断的第一步，即“明确什么是可以用于组合的设计特征”。在此基础上，决定进一步认定：“在用于组合的证据和涉案专利均为相同种类产品的情况下，这种组合方式属于明显存在组合启示的情形”，此为上述判断的第二步，即“是否存在组合启示”。
在第三步进行设计特征比对时，决定认为：“将组合后的外观设计与涉案专利相比，二者表圈图案所占表壳盘面的大小比例和具体形状不同，表圈上部和右上方图案也略有不同，并且涉案专利表圈图案为凸出于表面，而组合后的表圈图案明显不同，上述区别不属于局部细微变化”。结合表冠、表耳等其他区别，决定最终认定涉案专利与组合后的外观设计具有明显区别，符合专利法第23条第2款的规定。
仔细研究第号决定可以发现，其说理过程不同于上述案例，也突破了审查指南对“明显存在组合启示”的规定。根据上文提到的审查指南的规定，将产品外观设计的设计特征用另一项相同或者相近种类产品的设计特征原样或者作细微变化后替换得到的外观设计，属于明显存在组合启示的情形。本案中虽然证据1和证据3为传统的机械手表，证据8为智能手表，但由于表圈和屏幕具有相对独立的视觉效果，证据3中的表圈图案和证据8中的屏幕属于可以用于组合的设计特征。
第号决定同时还认为，证据3中的表圈图案与涉案专利相比，在占表壳盘面的大小比例和具体形状上明显不同，二者不属于局部细微变化。也就是说，虽然机械手表的表圈图案可以与智能手表的屏幕进行组合，但现有设计中并不存在可以原样或者作细微变化后直接进行替换的设计，在这种情况下，组合的启示应由无效请求人举证证明。而第号决定以“用于组合的证据和涉案专利均为相同种类产品”为由，认定本案“明显存在组合启示”，该认定突破了审查指南的规定，使其在逻辑上与之后表圈部分的特征比对结果不能自洽。
事实上，本案的情形与案例三相同。对于手表产品的一般消费者来说，表盘正面的设计是整个产品的核心所在，对整体视觉效果产生的影响最大，表圈的造型、图案、占整个表壳的比例是表盘正面主要设计特征之一。本案中涉案专利的表圈与用于组合的表圈已经存在明显的区别，该区别足以对整体视觉效果产生显著影响，此时已无需判断两者是否具有组合启示，即可直接得出涉案专利相对于现有设计特征的组合具有明显区别的结论。
由于专利权的确权判断都发生在申请日之后，因此在判断是否存在组合启示时，往往会忽视时间这一变量，与发明和实用新型专利一样，出现“事后诸葛亮”的情况。而思考如何组合的过程，其实就体现了设计者的创作能力，外观设计专利虽然对该思考过程不予以保护，但是最终得以体现出来的产品的外观设计若是具有创造性，则其正是《专利法》予以保护的客体[3]。因此，在外观设计专利的确权判断中，对于是否“明显具有组合启示”的认定，应严格限制在审查指南规定的情形，在进行设计特征的拼合和替换时，只有在现有设计中存在原样或者作细微变化后可直接进行拼合或者替换的设计特征时，才免除无效请求人对于组合启示的举证责任。
注释：
[1]国家知识产权局专利复审委员会：《以案说法---专利复审、无效典型案例指引》，年9月第1版，第-页。
[2]国家知识产权局专利复审委员会：《以案说法---专利复审、无效典型案例指引》，年9月第1版，第页。
[3]袁婷：外观设计专利确权判断中关于组合手法的启示的认定，《装饰》年03期，第70-71页。